新規事項について（１）

ー新規事項の基本的な考え方と実務上の留意点ー

 　明細書を補正するに際しては、「出願当初の記載事項」の範囲内で行うという大原則があります（第１７条の２第３項）。

１．新規事項の基本的な考え方

　補正が、「明細書に記載された事項の範囲内」であるか否かについては、微妙なケースもあり、審査基準によれば、「当初明細書に記載した事項」とは、当業者によって、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項である。したがって、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は「当初明細書等に記載した事項」の範囲である
とされています（審査基準の第Ⅲ部第Ⅰ節、３．基本的な考え方）。

　審査基準の基本的な考え方は上記の通りですが、「当業者によって、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項」、及び、「新たな技術的事項を導入しないもの」については、画一的に線引きすることは困難であり、例えば、技術分野、周知・慣用技術（時の経過に伴って変化する）、判断者、明細書の記載内容等により変動するものです。

　明細書や図面に明示的に記載があれば、その記載に従った補正をすることはできますが、明示的な記載が無い場合の補正は注意が必要となります。審査基準では、これに接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかで、その事項がそこに記載されていると同然である、と理解できる事項とされています（単に、周知・慣用技術であるだけでは足りません）。

２．実務上の留意点

　審査、審判段階において拒絶理由通知書が送付され、それに対して補正する際、新規事項が疑わしい、ということであれば、その補正が新規事項に該当するものではない、ということを積極的、かつ、明確に主張することが重要となります。

　新規事項に関する問題は、第三者から異議申立、無効審判が提起される際の理由の一つとして挙げられるケースが多いと思います（通常、審査段階で新規事項が疑わしいようなケースでは、出願人は安全を見越して分割出願することが可能であるため、最終的に第１７条の２第３項による拒絶審決が出されたり、さらには、そのような拒絶審決に対して審決取消訴訟に発展するケースは少ないと考えられます）。

　拒絶理由が提起された際に、明細書内に明示されている事項について補正するのであれば、意見書等において、段落番号を具体的に記載するだけで良いのですが、明示的な記載はなく、当業者にとっては、記載されていると認められる事項について補正をするのであれば、
「新規事項には該当しない」
ということについて、具体的に説明した方が良いでしょう。

　例えば、技術常識を裏付けるような公知文献を引用して説明したり、或いは、審査基準の事例集の中から該当するような事例を指摘する等して、補正した事項は、当業者の技術常識に照らせば明らかであることを、意見書（場合によっては面接）において説明することが考えられます。

　審査の段階において、「新規事項には該当しない」と明確かつ論理的に主張した後で特許されたケースと、何も主張することなく、そのまま特許されてしまったようなケースでは、前者の方が「新規事項に該当するものではない」という主張を審理、判断した上で特許がされていることから、後に異議申立や無効審判が提起されて新規事項である旨の主張がなされたとしても、心証としては有利に作用するでしょう。